미국특허법이 2011년에 나오고, AIA를 반영한 신미국특허법이 2020년에 출간되었다. 그리고 2023년 제2판을 출간하게 되었다. 전반적으로 각 장에서 업데이트하여야 할 부분들을 업데이트하면서 새로 선고된 미국 법원의 주요 판결들을 반영하고 2020년 판에 있었던 미진한 부분들을 고치거나 보완하였다. 각 장의 주된 보완사항은 다음과 같다.

제1장은 이 책의 상징적인 부분으로 특허법의 역사를 통해서 미국특허법의 위치를 지우는 장으로 소프트웨어에 대한 부분을 보완하였다. 구글 대법원 판결도 제2판에서 업데이트하였다.

제2장에서는 American Axle 판결의 상고심을 포함하였고, Alice 판결의 적용범위와 관련된 소프트웨어와 생명공학 관련 특허들을 통해서 연방대법원의 최근 동향을 업데이트하였다. 그리고 인공지능 발명에 대한 쟁점도 같이 정리하였다.

제3장에서는 특허요건 중에서 진보성요건을 보완하였다. 특히 의약바이오 분야 특허의 진보성 판단에 대한 부분을 보완하였다. 이 부분은 추가적인 보완이 필요하다고 보이지만 금번 개정판에서는 최대한 정리하였다. 부족하다고 보이는 부분은 다음 개정 때에 보완하고자 한다.

제4장에서는 특허청구항 해석과 관련해서 전체적인 체계를 정비하면서 관련 MPEP 등의 개정 사항을 반영하였다. 그리고 명세서 기재요건과 관련한 Juno Therapeutics 사건을 추가로 업데이트하였다.

제5장에서는 근래 국내에서도 많이 논의되고 있는 ‘디스커버리’에 관하여 미국의 실무를 보다 상세히 소개하고, 미국 특허소송 절차와 관련하여 ‘소취하로 인한 소송의 종료’, ‘판결의 집행정지’, ‘항소심의 심리 절차’, ‘판결의 효력’ 등을 보다 상세히 기술하였다. 또한 특허침해의 유형으로서 직접침해{제271조(a)}와 간접침해{제271조(b)}, 그리고 특허법의 역외적용에 관한 특허법 제271조(f)에 관한 최신 판례와 논의를 추가하였고, 특히 특허법 제271조(g)에 관한 내용도 새로 기술하였다.

제6장에서는 국내에서도 많이 주목받고 있는 미국의 악의적 침해(willful infringement)로 인한 가중배상 관련 최신 판례 및 논의를 소개하였고, 특허침해에 대한 구제수단으로서 국제적으로 주목받고 있는 금지명령에 관한 최근의 실무와 특히 SEP에 기한 금지명령신청에 관한 미국 법원의 실무를 소개하였다.

제7장에서는 미국 연방대법원의 Arthrex 판결에 따른 특허심판원의 절차 변경, 무효심판의 재량기각 판단에 대한 Fintiv 요소를 추가하였다. 또한, 무역위원회의 절차에 대한 설명도 일부 보충하였다.

이상과 같이 개정을 하였지만 미국 특허법이 가지는 판례법의 특성과 특허법이 가지는 기술법으로서의 특성으로 인해서 지속적으로 개정을 하여야 할 필요성이 있다. 이런 점에서 저자들은 향후에도 이 책이 미국특허법에 대해 ‘살아 숨 쉬는 최신성’을 확보할 수 있도록 노력할 것이다.

chapter01 미국 특허법의 역사

제1절 미국 특허법의 여명기

제2절 2011년 미국특허개혁법

제3절 특허법의 철학적인 기초

제4절 소프트웨어의 경우

제5절 미국 특허법 개관

chapter02 특허의 대상

제1절 의 의

제2절 미국에서의 특허적격성에 대한 검토

chapter03 특허요건

제1절 신 규 성(Novelty Requirement)

제2절 진 보 성(Non-Obviousness Requirement)

제3절 유용성 요건(The Utility Requirement)

제4절 명세서 기재요건(Disclosure Requirements)

chapter04 청구항 해석

제1절 특허청구항의 역사적 전개

제2절 문언침해

제3절 균등침해

chapter05 특허침해소송과 공격방어방법

제1절 특허침해소송의 개관

제2절 특허권의 침해

제3절 특허법의 역외적용(Extraterritorial Application of US Patent Act)

제4절 특허침해 주장에 대한 방어(Defenses to PatentInfringement)

chapter06 특허침해와 구제수단

제1절 금지명령

제2절 손해배상

제3절 소송비용의 전보

제4절 합의에 의한 분쟁종결과 Hatch-Waxman법

chapter07 법원 외의 특허분쟁 절차

제1절 행정청에서의 특허분쟁 절차

제2절 특허심판원의 무효심판절차

제3절 미국 무역위원회의 국경조치

최승재

최승재 교수(세종대학교 법학부)는 사법연수원 29기로 대한변협법제연구원장, 대한상사중재원 중재인, 중앙행정심판위원회 비상임위원, 한국특허법학회 부회장, 저작권위원회 감정전문위원, 국가지적재산권위원회 전문위원, 금융감독원 분쟁조정위원회 자문위원, 서울지방국세청 법률고문 등의 직을 수행하고 있으며 국제지적재산권 보호협회인 AIPPI의 본부(Paris) Standing Committee 위원 및 한국부회장, 한국세법학회 부회장, 한국무역구제학회 부회장을 맡고 있다. 경력으로 대법원 재판연구관, 김·장 법률사무소 변호사, 경북대학교 법학전문대학원 교수, 삼성과 마이크로소프트 변호사, 금융위원회 옴부즈만 등을 역임하였다.

변호사(지식재산, 조세전문)․변리사․특허전문가로서 여러 건의 국내외 특허소송을 수행했다. 공정거래위원회를 대리하여 퀄컴을 상대로 한 소송에서 과징금 전부 승소를 하였고, 영국에서의 제약분야 국제중재, 김·장 법률사무소 재직시 삼성과 애플 사이의 소송, 마이크로소프트 재직시 공정위를 상대 소송 등 다수의 국내 및 국외특허소송을 포함한 지식재산권, 공정거래, 조세사건을 변호사, 중재인 등 전문가로서 수행 및 관여하였다. 학력은 서울대학교에서 학사, 석사, 박사학위를 받았고, 미국 Columbia Law School에서 유학(LL.M.)했다. 관련분야로 금융과 회계분야를 배우기 위하여 MBA 학위와 세법박사과정수료도 했다.

저서로 “음악저작권 침해 분쟁의 구조와 대응의 논리”(공저, 커뮤니케이션북스, 2022), “표준필수특허와 법”(박영사, 2021), “신미국특허법”(공저, 법문사, 2020), “특허권남용의 경쟁법적 규율”(세창출판사, 2010), “미국특허법”(법문사, 2011), “변호사와 의뢰인 사이의 비밀보호를 위한 제도연구”(법률신문, 2013), “음악저작권 침해”(커뮤니케이션북스, 2015), “개인 정보”(커뮤니케이션북스, 2016), “디자인 보호의 새로운 지형, 저작권과 상표권”(커뮤니케이션북스, 2016), “금융거래법”(PNC미디어, 2016), “미국 대법관 이야기”(경북대학교출판부, 2010), “경쟁전략과 법”(한국학술정보, 2009), “전략적 기업경영과 법”(한국학술정보, 2010), “직무발명제도 해설”(공저, 박영사, 2015), “영업비밀보호법”(공저, 박영사, 2017), “특허판례연구”(공저, 박영사, 2009), “미국특허판례연구 I, II”(공저, 대한변리사회, 2013, 2017), “상사중재법”(공저, 박영사, 2018), “부정경쟁방지법 주해”(공저, 박영사, 2020), “Intellectual Property Law in Korea"(coauthor, Wolters Kluwer, 2015) 등 다수의 저서가 있다. 주요 학술지 기고논문 100여 편을 게재하였고, 법률신문 등에 다수의 소논문을 기고한 바 있다.

김영기

저자는 2006년 (예비)판사로 임관한 이래 대법원 ｢IP Hub Court 추진위원회｣ 전문위원, 법원행정처 사법정책심의관, 서울중앙지방법원 지식재산 전문재판부 판사를 거쳐 2021년부터 특허법원 고법판사로 근무하고 있다. 또한 법관 연구모임인 지적재산권법연구회, 국제규범연구반(지적재산권)과 학술단체인 한국특허법학회 등에서 지적재산권 관련 연구활동을 하고 있고, 국가지식재산위원회에도 2023년부터 특별전문위원으로 참여하고 있다. 저자는 고려대학교 법과대학 학사, 석사(행정법 전공)를 마치고 미국 UCLA대학에서 LL.M.(IP전공) 후 미국 EDTX 연방법원에서 약 7개월간 펠로우쉽을 하였다. 지적재산권 관련 논문으로는, “국제적 지식재산권 분쟁에 있어 국제사법의 해석과 적용”, “복수주체의 특허침해와 손해배상책임”, “투여용법․투여용량을 부가한 의약용도발명에서 명세서 기재요건”, “From International Tribunal to an Asian Patent Court”(영어논문), “북한저작물 보호를 위한 준거법 결정을 위한 우리나라 판례의 비판적 고찰—북한의 베른협약 가입을 둘러싼 논의를 포함하여”, “특허침해소송 손해배상액 산정과 관련한 미국 내 논의소개” 등이 있다.

박현우

2006년 서울대 공과대학 화학생물공학부를 졸업하고 LG화학에서 필름 엔지니어로 근무하였다. 2009년 퇴사 후에는 지적재산권 전문가가 되고자, 경북대학교 법학전문대학원에 진학하여 재학기간 내내 특허법과 경제법에 많은 관심을 기울였다. 2012년부터 LG화학 특허센터에서 소재, 배터리, 디스플레이 분야의 국내외 특허, 상표, 영업비밀 등 지적재산권 분쟁대응 업무를 수행하였다. 2019년에는 워싱턴 D.C.에 소재한 American University의 IP LL.M.을 졸업하였으며, 졸업 후에는 LG와 SK 사이에 벌어진 영업비밀 및 특허분쟁을 미국 현지 IP로펌(Fish & Richardson) 연수를 통해 경험하였다. 영업비밀 소송 종료 후에는 LG화학로부터 분할된 LG에너지솔루션에서 위기관리 업무를 수행하였고, 2022년부터 리콜/규제법무팀장으로 근무하며 각국 규제기관의 조사에 대응하는 업무를 담당하고 있다.